[단독] ‘무효 청구로 대응?’ 삼성전자, 美 특허청서 이미 발목 잡혔다 [삼성 디코드]

|스마트투데이=심두보 기자| 삼성전자가 픽티바 디스플레이스(Pictiva Displays)와의 OLED 특허 침해 소송 평결에 불복해 항소하겠다는 입장을 밝혔으나, 그 성공 가능성에 의문이 제기된다. 항소의 핵심 근거가 될 특허 무효 주장이 이미 미국 특허청(USPTO)에서 한 차례 기각당한 전례가 있기 때문이다.

최근 미국 텍사스 동부 연방법원 배심원단은 삼성전자가 픽티바 디스플레이가 소유한 2건의 OLED 특허(547 특허, 425 특허)를 침해했다며 1억 9140만 달러(약 2740억 원)의 배상 평결을 내렸다. 이에 삼성전자는 즉각 "평결에 항소할 것이며, 이미 USPTO에 관련 특허 무효 심판을 청구해 검토가 진행 중"이라는 공식 입장을 밝혔다.

◆ PTAB, 547 특허에 대해 1년 전 심판 개시 기각 결정

하지만 2건의 특허 중 하나인 '547 특허'에 대한 무효 심판 청구는 이미 특허심판원(PTAB)에서 기각된 것으로 확인됐다. PTAB은 2024년 11월 19일 '심판 개시 기각(Denial of Institution)' 결정을 내렸는데, 이는 본안 심리조차 시작하지 않고 각하한 것이다.

기각의 핵심 사유는 텍사스 법원 소송과 쟁점이 중복된다는 핀티브(Fintiv) 원칙이었지만, 더 주목할 부분은 핀티브 요인 6(Fintiv Factor 6)에 대한 PTAB의 판단이다. PTAB은 당시 결정문에서 "청구인(삼성)의 (무효) 도전은 설득력 있는 사유(compelling merits) 기준을 충족하지 못한다"라고 명시했다. 즉, 삼성의 무효 주장이 법원 쟁점과의 중복에도 불구하고 별도 심사가 필요할 만큼 '명백한 홈런' 수준은 아니라고 본 것이다.

이 결정은 2025년 1월 10일, USPTO 국장의 검토에서도 최종 유지되었으며, 국장 역시 삼성이 "특허 무효에 대한 설득력 있는 사유를 보여주지 못했다"라는 심판원의 판단에는 재량권 남용이 없다고 확인했다.

PTAB의 '심판 개시 기각' 결정은 연방 항소 법원에 항소할 수 없는 최종 결정(35 U.S.C. § 314(d)에 의거)이다. 또한 내용을 보완해 PTAB에 동일 특허로 재청구하는 것 역시 연속적 청구를 금지하는 PTAB의 선례 상 사실상 불가능하다. '547 특허'에 대한 PTAB의 문은 닫힌 셈이다.

◆ 법원 주장 포기 서약 활용…425 특허는 본안 심리 

물론 삼성이 '검토 중'이라고 밝힌 것이 전부 틀린 말은 아니다. 평결을 받은 나머지 특허인 '425 특허'에 대해 삼성이 제기한 무효 심판은 2025년 1월 23일 PTAB이 정식 심판을 개시하기로 했다. '425 특허'는 현재 PTAB에서 본안 심리가 진행 중이며 무효를 입증할 '합리적인 가능성'을 인정받았다.

이 건은 삼성이 '547 특허' 때와 달리 '법원 주장 포기 서약'을 제출하는 전략을 구사한 것이 주효했다. 법원 주장 포기 서약이란 PTAB이 특허 무효 심판을 개시해 준다면, 텍사스 지방 법원에서 진행 중인 소송에서는 "PTAB에서 제기한 것과 동일한 근거로 특허 무효를 주장하지 않겠다"라고 약속하는 일종의 각서다. 이는 ‘547 특허’ 청구 기각의 핵심 사유인 '법원과의 쟁점 중복' 문제를 해소한 것이다.

결국 삼성은 2건의 특허 중 1건(547)에 대해서는 특허청 무효화에 실패한 채 항소 법원에서 싸워야 하고, 다른 1건(425)은 특허청 심판과 법원 항소를 동시에 진행하게 됐다. 하지만 '547 특허'의 무효 주장에 대해 특허청이 이미 '설득력이 부족하다'라고 판단한 전례가 있는 만큼, 항소 법원이 이와 다른 판단을 내릴지는 미지수다. 또한, 현재 계류 중인 '425 특허' 심판에서 삼성이 최종 승리를 거둘 수 있을지도 장담하기 어렵다. 현재로서는 삼성이 원하는 바를 이루기가 불투명하다는 전망이다.